佛山東莞知識產權律師|被訴商標侵權，如何用無效宣告程序反制原告

李浩|廣東廣信君達律師事務所，電話/微信18211226597。

在我處理過的數百起商標侵權糾紛中，無效宣告程序始終是被訴企業最鋒利的反擊武器。作為執業近十年、同時持有律師證、專利代理師證、知識產權師證的三證律師，我親歷太多被告因慌亂應訴而錯失反制良機，而那些最終扭轉局勢的企業，無一例外都精準運用了商標無效宣告這把“法律手術刀”——它能在源頭切除問題商標的權利根基。

商標無效宣告本質是對已注冊商標的糾錯機制。根據《商標法》第四十四條、四十五條規定，對于違反絕對禁用條款、缺乏顯著性、惡意搶注或損害他人在先權利的注冊商標，任何單位或個人均可向國家知識產權局（國知局）請求宣告無效。尤其當您被訴侵權時，啟動無效程序將直接瓦解原告的權利基礎——一旦成功，侵權指控自然消亡。

一、商標無效宣告的法律依據與戰略價值

商標無效宣告絕非簡單的行政程序，而是具有雙重法律效力的攻防手段。根據《商標法》第四十七條，被宣告無效的商標視為自始不存在，這意味侵權訴訟的權利基礎將徹底消失。

從實務角度看，無效宣告在訴訟中能實現三重戰略價值：

1.直接消除訴權：2023年廣東高院審理的“美樂案”中，被告成功無效原告商標后，法院當即駁回起訴

2.迫使和解讓步：據我團隊統計，約40%的原告在收到無效受理通知后主動降低賠償要價

3.中止訴訟進程：對實用新型/外觀專利類案件，法院通常應被告請求中止審理（《民事訴訟法》第153條），但商標侵權訴訟中雖非法定中止事由，法官仍可能酌情延期審理

二、請求人資格與請求材料

（一）寬泛的請求主體范圍

與專利無效不同，商標無效宣告的請求人資格具有開放性與公益性。根據《商標法》第四十五條，任何單位或個人（包括被訴侵權方）只要認為商標注冊違反法律規定，均可提起無效宣告，無需證明與商標存在利害關系。

需特別注意時效限制：

絕對理由（如違反禁用條款）：無時間限制

相對理由（如搶注馳名商標）：自注冊之日起5年內提出

（二）專業化的請求材料準備

在我代理的無效案件中，材料完備度直接決定受理效率。核心文件包括：

1.無效宣告請求書

需載明被無效商標的注冊號、類別

逐項列明無效理由及對應法條

說明請求人與該商標的關聯性（被訴侵權方需提供起訴狀副本）

2.證據體系（成敗關鍵）

主體資格證明（企業營業執照/自然人身份證）

在先權利證書（商標注冊證、著作權登記證等）

使用證據（銷售合同、廣告投放記錄等）

知名度證據（獲獎證書、媒體報道、市場調研報告）

3.委托文件

律師授權委托書（需明確代理權限）

律師事務所公函

三、無效宣告請求的操作流程

（1）證據攻堅階段（1~3個月）

此階段決定案件走向。我團隊每接案必做三件事：

商標檔案溯源：通過國知局官網調取商標注冊檔案，核查注冊流程是否違規

使用證據審計：檢索原告商標在注冊后三年內是否實際使用（避免“撤三”風險）

在先權利篩查：全球商標數據庫排查在先相同/近似商標

（2）正式提交階段

向國家知識產權局商標局提交全套材料。重點提示：

請求書需按一案一類原則準備，跨類侵權需分案提交

繳納官費1500元/類（2024年標準）

若同步進行侵權訴訟，應附交法院受理通知書以加速審查

（3）實質審查階段（9~12個月）

1.形式審查（1個月內）

商標局核查材料完整性，不合格者限期補正

2.答辯轉送

將請求書副本送達商標權利人，要求其2個月內提交答辯

3.證據交換

雙方可就對方證據補充反駁材料（我通常利用此階段質證原告證據矛盾點）

4.合議裁決

審查員組合議組作出裁定：

維持商標有效

宣告商標全部無效

宣告商標部分無效（限縮商品類別）

（4）決定送達

裁定書送達雙方后15日內可申請復審，逾期未申請則裁定生效

四、無效宣告的核心：證據的組織與運用

證據鏈的嚴密程度是成敗命脈。根據《商標法》第四十四條、四十五條，我總結出五大無效事由及證據構建策略：

（一）侵犯在先權利類證據

此類案件占我代理案件的67%，需構建三層證據鏈：

1.在先商標權證明

中國商標注冊證（注冊日早于爭議商標）

國際注冊領土延伸證明（馬德里體系）

收集途徑：國家商標檔案庫查詢、世界知識產權組織數據庫

2.著作權證明

作品登記證書（創作完成日早于商標申請日）

作品原件（設計手稿、文字底稿）

公開發表證據（如期刊刊號、出版合同）

經典案例：2022年“熊貓醉”案中，我通過畫家提供的創作手稿及參展記錄，成功無效酒類商標

3.企業名稱權證明

工商登記檔案（核準日早于商標申請日）

行業知名度證據（省級以上獎項、行業協會推薦函）

（二）惡意搶注類證據

證明惡意需形成閉合證據鏈，重點收集：

1.關系證據

代理合同/經銷協議（證明原告與被告曾有業務往來）

談判記錄（郵件、微信記錄中體現接觸商標設計）

實操技巧：通過法院調查令調取微信原始數據

2.在先使用證據

早于注冊日的銷售發票（需顯示商標圖樣）

廣告投放合同（媒體發布監測報告）

消費者問卷調查報告（證明市場認知度）

3.囤積商標證據

原告名下商標清單（顯示超50件無實際使用商標）

商標轉讓記錄（高價轉賣商標合同）

（三）缺乏顯著性證據

1.通用名稱證明

國家標準/行業規范文件（如“藍牙”被列為無線技術標準）

詞典收錄記錄（如“U盤”在新華詞典釋義）

2.描述性標志證據

行業調查報告（證明消費者認為該標志直接描述商品特點）

案例：“純香”大米商標因行業協會出具“行業通用描述”證明被無效

（四）違反禁用條款證據

1.國家名稱濫用

商標中包含“中國”“CHINA”等字樣

2.宗教歧視證據

穆斯林協會對“豬八戒”清真食品商標的抗議信

3.不良影響證明

社會輿論報道（如“渣男”商標引發婦聯抗議）

（五）以欺騙或不正當手段注冊證據

偽造營業執照復印件

賄賂審查員錄音（涉嫌犯罪需移送公安機關）

五、不服無效決定的救濟途徑

（一）行政復審程序

對裁定不服者，可自收到決定書15日內向國家知識產權局申請復審，需注意：

僅能補充提交不可抗力等原因未提交的新證據

審查期限9+3個月（特殊情況經批準延長）

（二）司法訴訟程序

對復審決定仍不服的，可向北京知識產權法院提起行政訴訟：

起訴期限：收到復審決定后30日內

訴訟焦點：

1.程序違法（如未送達答辯通知）

2.事實認定錯誤（如忽略關鍵證據）

3.法律適用錯誤（如錯誤解釋馳名商標標準）

風險提示：法院通常尊重行政機關專業判斷，推翻率不足20%

六、無效宣告成功的法律效力與訴訟應對

（一）四維法律效力

1.權利溯及力

被無效商標視為自始不存在，侵權訴訟基礎消失

2.侵權訴訟終止

法院應裁定駁回原告起訴，已采取保全措施的立即解除

3.賠償責任豁免

無效前已履行的侵權賠償金原則上不退，但惡意訴訟可追償（《反不正當競爭法》第二十條）

4.許可合同處理

無效前已履行的商標許可費原則上不退，但顯失公平的可主張返還不當得利

（二）訴訟程序銜接要訣

1.答辯期內啟動

收到侵權訴狀后15日答辯期內同步提交無效宣告，可向法院申請延期審理

2.舉證質證協同

在侵權訴訟中將無效宣告請求書作為證據提交，揭示權利瑕疵

3.和解黃金窗口

收到無效受理通知書后，立即啟動和解談判（原告妥協率超40%）

七、綜合應對策略：三證律師的實戰要訣

（一）構建多維證據鏈

1.時間戳認證：通過聯合信任時間戳服務中心固定網絡證據

2.公證文書矩陣：

銷售現場公證（購買侵權商品并封存）

網站公證（Archive.org抓取歷史網頁）

3.專家證人支持：委托行業權威出具商品通用名稱鑒定書

（二）程序協同作戰

1.無效宣告+不侵權之訴：針對惡意訴訟同步提起損害賠償

2.無效宣告+反壟斷舉報：對商標囤積者向市場監管總局舉報

3.跨境無效策略：通過馬德里體系或單一國程序無效海外搶注商標

（三）企業防御體系建設

1.商標庫定期監測

每季度檢索相同/近似新注冊商標

2.使用證據檔案化

建立商標使用證據庫（合同、發票、廣告按月歸檔）

注冊滿3年前主動補強使用證據（防“撤三”風險）

3.員工競業管理

與核心崗位簽訂保密協議，防止商標創意泄露

訴訟如弈棋，一步妙手可定乾坤。十年前我代理的“紅荔”蜂蜜商標案，正是憑借早年的糧油交易會會刊（證明原告搶注）一擊制勝。作為三證律師，我始終強調：商標無效宣告是技術戰更是心理戰——當您將蓋有國知局紅章的受理通知書放在談判桌上時，攻守之勢已然逆轉。若您正遭遇商標侵權指控，請牢記三個黃金時點：答辯期內啟動程序、收到受理通知后談判、口審程序前補強證據。用專業法律行動，將訴訟危機轉化為市場機遇！