深圳龍華區(qū)知識產(chǎn)權律師|被訴專利侵權，被告如何用無效宣告程序反制原告

李浩|廣東廣信君達律師事務所，電話/微信18211226597。

當專利侵權訴訟的利劍懸頂，無效宣告程序往往是被訴侵權方最有力的盾牌。作為執(zhí)業(yè)近十年的三證知識產(chǎn)權律師，我見證過太多企業(yè)在突如其來的專利侵權指控中陷入被動，而那些能夠化危為機的企業(yè)，往往都掌握了一項關鍵技能——如何精準無效掉原告的專利。

在知識產(chǎn)權領域，專利無效宣告程序是平衡專利權人專有權與社會公共利益的重要法律機制。根據(jù)《中華人民共和國專利法》第四十五條規(guī)定，自國家知識產(chǎn)權局公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權授予不符合專利法有關規(guī)定的，都可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。

這一機制為被訴侵權方提供了有力的法律武器，使其能夠在侵權訴訟中采取積極防御策略。

一、專利無效宣告的法律依據(jù)與戰(zhàn)略價值

專利無效宣告程序并非普通行政程序，而是具有準司法性質(zhì)的特殊救濟途徑。當企業(yè)收到專利侵權訴狀時，啟動無效宣告程序往往是最直接有效的應對策略。一旦成功宣告專利無效，侵權指控自然失去權利基礎。

《專利法》第四十六條明確規(guī)定：“專利復審委員會對宣告專利權無效的請求應當及時審查和作出決定，并通知請求人和專利權人。宣告專利權無效的決定，由國務院專利行政部門登記和公告。”這一程序在專利侵權訴訟中扮演著至關重要的角色，為被控侵權方提供了重要的救濟途徑。

無效宣告程序具有雙重戰(zhàn)略價值：一方面可作為防御手段直接消除原告的專利權，另一方面也可作為談判籌碼迫使原告降低和解條件。在我的執(zhí)業(yè)經(jīng)歷中，約30%的專利侵權案件最終通過無效宣告程序?qū)崿F(xiàn)了反轉。

二、請求人資格與請求材料

1請求人資格范圍廣泛

根據(jù)中國《專利法》第四十五條的規(guī)定，任何單位或個人（包括專利權人自己）認為某項專利權不符合專利法及其實施細則規(guī)定，均可提起無效宣告請求。

在侵權訴訟中，作為被告的自然人、法人或其他組織均具備請求人資格，無需證明與案件有直接利害關系。

2必備請求材料清單

無效宣告請求書：需一式兩份，明確填寫請求宣告無效的專利名稱、專利號，詳細說明無效理由和法律依據(jù)，并指明每項理由所依據(jù)的證據(jù)。

證據(jù)材料：包括但不限于專利文獻、科技論文、產(chǎn)品實物、銷售合同、發(fā)票、產(chǎn)品目錄、廣告宣傳資料等。證據(jù)需與無效理由一一對應，形成完整證據(jù)鏈。

身份證明文件：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）或自然人身份證復印件。

授權委托書：如委托專利代理機構或律師辦理，需提交有效的授權委托書。

費用繳納證明：根據(jù)規(guī)定，發(fā)明專利無效宣告請求費為3000元，實用新型和外觀設計專利為1500元，需在提出請求后1個月內(nèi)完成繳費。

三、無效宣告請求的操作流程

1正式提交請求階段

向國家知識產(chǎn)權局專利局復審和無效審理部提交完整的無效宣告請求文件。需要注意，請求書不符合規(guī)定格式的，應在指定期限內(nèi)補正，否則該無效宣告請求將被視為撤回。

2形式審查階段（1個月左右）

專利復審委員會收到請求后，首先進行形式審查，主要審核請求文件是否齊備、是否符合格式要求、是否繳納費用等。如發(fā)現(xiàn)問題，將發(fā)出補正通知書，請求人需在指定期限內(nèi)補正。

3文件轉送與答復階段

形式審查合格后，專利復審委員會將請求文件副本轉送專利權人，要求其在指定期限內(nèi)（通常為1個月）陳述意見。此階段，專利權人可能會修改專利權利要求書，但不得擴大原專利保護范圍。

4合議審查階段（通常6個月左右）

專利復審委員會成立3人或5人合議組進行實質(zhì)審查。審查過程中可能安排口頭審理程序，雙方當事人可在合議組主持下進行口頭陳述、質(zhì)證和辯論。

一般情況下，專利無效宣告案件在6個月內(nèi)審結，但復雜案件可能延長。發(fā)明專利審查周期最長約2~3年，實用新型次之約0.5~2年，外觀設計審查周期較短，一般為0.5~1.5年。

5審查決定階段

專利復審委員會根據(jù)審查情況作出三種決定之一：維持專利權有效、宣告專利權全部無效或宣告專利權部分無效。決定作出后，將書面送達雙方當事人，并在專利公報上公告。

四、無效宣告的核心：證據(jù)的組織與運用

在專利無效宣告中，證據(jù)是成敗的關鍵。根據(jù)“誰主張誰舉證”原則，請求人負有主要的舉證責任。證明專利缺乏新穎性或創(chuàng)造性是最常見的無效理由，占全部無效案件的70%以上。

1新穎性證據(jù)的類型與收集

新穎性是指該發(fā)明或?qū)嵱眯滦筒粚儆诂F(xiàn)有技術，也沒有任何單位或個人就同樣的技術方案在申請日以前向?qū)＠姓块T提出過申請。證明缺乏新穎性的證據(jù)主要包括：

申請日前的公開銷售證據(jù)：銷售合同、發(fā)票、出貨單等商業(yè)文件。如在阿普萊特公司訴康得公司案中，請求人提交了申請日前的銷售發(fā)票，但因未能證明所售產(chǎn)品的具體結構，法院最終未采納該證據(jù)。關鍵在于形成完整證據(jù)鏈，證明在申請日前已公開銷售與專利相同的產(chǎn)品。

申請日前的公開使用證據(jù)：產(chǎn)品實物、使用說明書、維修記錄、設備照片等。證據(jù)需清晰展示與專利權利要求相同的技術特征。

申請日前的公開出版物：科技論文、技術手冊、產(chǎn)品樣本、行業(yè)標準等印刷或電子出版物。需注意出版物必須有明確的公開日期，且早于專利的申請日。

在先公開的專利或?qū)＠暾垼簢鴥?nèi)外專利文獻，特別是那些公開日早于涉案專利申請日的專利文件。

2創(chuàng)造性證據(jù)的類型與收集

創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術相比，發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。證明缺乏創(chuàng)造性的證據(jù)通常需要組合多份現(xiàn)有技術：

多份專利文獻的組合：選取多篇相關領域的專利文獻，證明專利技術方案是顯而易見的組合。

專利文獻與非專利文獻的組合：將專利文獻與學術論文、技術報告等非專利文獻結合，證明技術方案的顯而易見性。

技術標準與技術手冊：行業(yè)公認的技術標準和手冊可作為公知常識的證據(jù)。

技術專家證言：領域內(nèi)專家提供的關于技術方案顯而易見性的證言。

3證據(jù)收集的實戰(zhàn)途徑

公開出版物檢索：通過國家圖書館、專業(yè)情報所、高校圖書館等機構檢索技術文獻；利用互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫如GoogleScholar、IEEEXplore、CNKI等平臺進行檢索。

商業(yè)記錄挖掘：從企業(yè)檔案、會計憑證中查找歷史銷售記錄；收集市場上早期產(chǎn)品實物；獲取競爭對手的產(chǎn)品目錄和宣傳資料。

網(wǎng)絡證據(jù)保全：通過公證機關對網(wǎng)站內(nèi)容、電商平臺銷售記錄、社交媒體發(fā)布信息等進行公證保全，確保證據(jù)的證明力和時效性。

內(nèi)部文件調(diào)取：通過法院調(diào)查令或證據(jù)保全程序，獲取競爭對手內(nèi)部的設計圖紙、實驗記錄等文件。但需注意圖紙的修改日期問題，如阿普萊特公司案中，因圖紙部分修改日期晚于專利申請日，法院未予采納。

五、不服無效決定的救濟途徑

當一方當事人對專利復審委員會作出的無效宣告審查決定不服時，可向北京知識產(chǎn)權法院提起行政訴訟。這是司法救濟的重要途徑。

1訴訟程序關鍵點

起訴期限：自收到?jīng)Q定通知之日起3個月內(nèi)起訴，逾期將喪失訴權。

訴訟參加人：法院將通知無效宣告程序的對方當事人作為第三人參加訴訟。

舉證要求：訴訟中可補充提交新證據(jù)，但行政程序中無正當理由未提交的證據(jù)，法院可能不予采納。

2訴訟注意事項

在行政訴訟中，法院一般尊重專利復審委員會的專業(yè)判斷，除非決定存在明顯違法或事實認定錯誤。訴訟程序通常需要1~2年時間，當事人應評估訴訟成本和收益。

六、無效宣告成功的法律效力與訴訟應對

專利無效宣告決定產(chǎn)生溯及既往的法律效果。根據(jù)《專利法》第四十七條規(guī)定，宣告無效的專利權視為自始即不存在。

1無效決定的法律效果

侵權訴訟終止：專利侵權訴訟因權利基礎喪失而終止。

已執(zhí)行判決的處理：原則上，宣告專利權無效的決定對在宣告前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權判決、裁定，不具有追溯力。

惡意賠償例外：因?qū)＠麢嗳藧阂饨o他人造成的損失，應當給予賠償。

許可合同處理：已經(jīng)履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，無效決定不具有追溯力，但明顯違反公平原則的，當事人可主張返還不當?shù)美?/p>

2無效宣告與侵權訴訟的銜接策略

在專利侵權訴訟中，無效宣告請求的時機選擇至關重要：

發(fā)明專利侵權訴訟：被告在答辯期間請求宣告專利權無效的，法院一般不中止訴訟。

實用新型/外觀設計侵權訴訟：被告在答辯期內(nèi)請求宣告無效且提供充分證據(jù)的，法院應當中止訴訟，除非存在例外情形。

答辯期滿后請求無效：法院一般不中止訴訟，除非有充分理由。

七、綜合應對策略

面對專利侵權指控，被訴企業(yè)應構建多層次的防御體系。無效宣告作為核心防御手段，需與其他策略協(xié)同運用：

專業(yè)團隊協(xié)作：組建包括三證律師、技術專家、專利代理師在內(nèi)的專業(yè)團隊。三證律師（同時持有律師證、專利代理師證、知識產(chǎn)權師證）兼具法律與技術專長，能有效統(tǒng)籌法律程序與技術分析。

證據(jù)的早期準備：在日常經(jīng)營中系統(tǒng)歸檔自身研發(fā)過程文件，監(jiān)控競爭對手技術動態(tài)，建立行業(yè)技術發(fā)展檔案庫。

程序的高效把握：嚴格遵循1個月補充證據(jù)期限，善用優(yōu)先審查程序（符合條件的案件可縮短至5個月內(nèi)結案）。

無效與談判的協(xié)同：以無效宣告程序增加談判籌碼，爭取有利和解條件。實踐中，超過40%的無效案件在審查過程中達成和解。

訴訟與行政程序的協(xié)調(diào)：根據(jù)案件類型精確把握中止訴訟時機，避免程序沖突。

通過無效宣告程序反制專利侵權訴訟，是知識產(chǎn)權訴訟領域的高階技能。它要求律師不僅精通法律程序，還需具備技術理解能力和證據(jù)組織能力。作為執(zhí)業(yè)近十年的三證律師，我認為企業(yè)在面對專利侵權指控時，應盡早引入專業(yè)團隊，全面評估無效宣告的可行性和策略價值，將被動防御轉化為主動進攻，最終實現(xiàn)技術自由實施與市場利益的平衡。